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涉外专利转让合同纠纷的司法管辖问题初探

发布时间:2018-03-16
  •   编辑:北京市必发888官网进入律师事务所 范相玉

      近日,笔者代理某韩国企业,在该韩国企业与一家日本企业之间的专利转让合同纠纷中取得一审胜诉。本案涉及诸多法律问题,本文仅就涉外专利转让合同纠纷的司法管辖问题进行探讨。

      一、背景先容

      专利作为跨国企业的重要资产,其既具有跨国性,又具有地域性。地域性是指专利权需要在一国或一地区注册生效才在该国产生效力,跨国性是指很多专利权都是先在某一国申请了专利后,再通过国际条约的途径延伸至其他国家获得在该国的专利权。在涉及这类专利的跨国技术转移、企业并购中,有关争议解决条款中的法院管辖应该如何约定,以及出现了相关诉讼应当由哪国法院管辖就成了一个难题,尤其是如果出现了专利转让合同中涉及中国专利权,约定管辖法院为外国法院的情况,双方将可能出现如何选择管辖法院的争议。

      某韩国企业的一位前员工,曾于1991年至1998年间在该企业从事技术研发工作。后该韩国企业发现,这名前员工所研究的多项技术,由该前员工本人或以其朋友为法定代表人的另一日本企业率先在日本提出了专利申请,并以该日本专利申请为优先权,在韩国、美国、中国等地申请了多项专利,并随后获得授权。

      在发现上述情况后,该韩国企业与其前员工及该日本企业取得联系,并经多次商榷,最终由三方签署专利权转让协议,同意将包括涉案专利在内的一批专利无偿转让给该韩国企业。该协议涉及多项日本、韩国、美国、中国的专利,其中,涉案的中国专利权为以其中一项日本专利申请为基础,通过巴黎公约途径进入中国。

      需要说明的是,协议中并未明确该中国专利的申请号,而是仅列出了数个在先的日本专利申请,并进一步说明,转让的专利包括依据上述日本申请在外国注册的所有专利和专利申请。

      另外,该专利权转让协议约定,因本协议引发的纠纷管辖法院为首尔中央地方法院。

      在协议签署后,由于该前员工及日本企业拒不履行转让协议,该韩国企业于2006年向首尔中央地方法院提起诉讼,要求被告转让包括本案所涉中国专利在内的全部约定专利。该案经首尔中央地方法院一审、首尔高等法院二审、韩国最高法院再审,最终原告获得胜诉,韩国法院判决被告应当履行转让协议,将涉案专利权变更为该韩国企业所有。

      这种情况下,就该中国专利权,该韩国企业要想将其变更为其自己所有,可采取三种方式:1、拿专利转让协议直接到中国国家常识产权局办理权利人变更;2、向中国法院申请承认与实行在韩国的胜诉判决;3、直接向中国法院起诉要求被告履行专利转让协议。

      二、问题剖析

      (一)、第(1)个方案,拿专利转让协议直接到中国国家常识产权局办理权利人变更:

      由于本案的专利转让协议并未明确写明涉案中国专利的申请号,经过咨询,根据目前的专利审查实践操作,国知局无法根据该专利转让协议进行变更。

      (二)、第(2)个方案,向中国法院申请承认与实行在韩国的胜诉判决:

      根据我国民事诉讼法第二百八十一条规定,外国法院作出的发生法律效力的判决、裁定,需要中华人民共和国人民法院承认和实行的,可以由当事人直接向中华人民共和国有管辖权的中级人民法院申请承认和实行,也可以由外国法院依照该国与中华人民共和国缔结或者参加的国际条约的规定,或者按照互惠原则,请求人民法院承认和实行。

      也就是说,如果有这三种情况之一:

      (1)中韩之间有民事判决承认与实行的双边条约;(2)中韩共同参加了民事判决承认与实行的国际条约;(3)互惠关系,即韩国法院曾经承认与实行过中国法院民事判决,中国法院可以对该韩国判决进行承认与实行。

      中韩之间确实签署过于2005年4月27日生效的《关于民事和商事司法协助的条约》,但是该条约仅包含司法文书送达、调查取证、承认与实行仲裁裁决,并不包含承认与实行法院判决、裁决。

      而国际条约方面,众所周知,中国1987年加入了《承认及实行外国仲裁裁决公约》(“《纽约公约》”),使得中国与130多个国家和地区能够相互承认及实行各自的仲裁裁决。但是,就与其他国家相互承认和实行法院判决,中国并没有加入《国际民商事案件中外国判决的承认和实行公约》,也没有加入多边条约。

      互惠关系方面,需要当时举证证明韩国法院曾经承认与实行过中国法院的民事判决和裁定,而实际上韩国法院也未承认与实行过中国法院的民事判决和裁定。

      这三种情况中韩之间都不具备,因此第(2)方案也不可行。

      (三)、第3个方案,直接向中国法院起诉要求被告履行专利转让协议。

      该韩国企业若要如愿将涉案中国专利变更至自己名下,只能通过在中国法院另行提起民事诉讼,并获得胜诉判决方可达到目的。但是在中国法院起诉面临着一个障碍,本案的专利转让协议明确约定管辖法院为韩国首尔中央地方法院,中国法院是否有管辖权?

      大家认为,中国法院对该案是有管辖权的,理由有二:

      首先,协议管辖应当受一定限制。《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的说明》第五百三十一条规定:“涉外合同或者其他财产权益纠纷的当事人,可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地、侵权行为地等与争议有实际联系地点的外国法院管辖。”根据民事诉讼法第三十三条和第二百六十六条的规定,“属于中华人民共和国法院专属管辖的案件,当事人不得协议选择外国法院管辖,但协议选择仲裁的除外。”可见,我国民事诉讼法认可当事人对涉外合同纠纷的协议管辖,并规定了当事人之间的协议管辖与专属管辖向冲突时的处理原则。

      属于专属管辖的情形包含:(一)因不动产纠纷提起的诉讼,由不动产所在地人民法院管辖;(二)因港口作业中发生纠纷提起的诉讼,由港口所在地人民法院管辖;(三)因继承遗产纠纷提起的诉讼,由被继承人死亡时住所地或者主要遗产所在地人民法院管辖。民诉法第二百六十六条之所以规定协议管辖不得突破专属管辖的规定,是因为如果这几类案件如果约定由外国法院管辖,会导致外国法院的判决无法在中国承认与实行,因此,在确定国际民事管辖权时,还应当考虑行使管辖权的有效性。民事诉讼审判的根本目的在于解决当事人之间的民事纠纷,保护当事人的合法权益。作为涉外民事诉讼程序的一部分,确定国际民事管辖权亦应当符合这一目的要求。如果管辖法院确做出的判决本应具有实行力但实际却不能得到实行,当事人的合法权益有可能无法真正得到实现,则该管辖法院的确定使得民事审判的功能不能实现,违背了民事诉讼的根本目的,因而是不适当的。在当事人协议管辖的情形下,通常情况下应当敬重当事人的意思自治,但对当事人的意思自治并非没有限制,在法律规定的专属管辖权之外,如果当事人协议约定的管辖法院出现上述使得判决不能得到实行的情况时,相应的协议管辖不应当有效。

      第二,本案中的协议管辖约定中关于中国专利的部分无效。本案中,虽然纠纷的争议对象是涉案协议的履行情况,但争议的结果涉及中国专利权的权属的变更。根据《专利法》第十条第三款的规定,转让中国专利权只有在中国的国家常识产权局完成登记才能生效。然而,由于中国与韩国之间尚未缔结或者参加相互承认和实行法院民事判决、裁定的国际条约,亦未建立相应的互惠关系,故韩国法院做出的判决在中国不能得到承认与实行。因此,虽然双方当事人约定履行协议引发的纠纷均由韩国法院管辖,但在确定本案管辖法院时,应当预期到双方当事人约定的管辖法院做出的判决有可能出现不具有实行力的情况,这就意味着当事人的合法权益有可能得不到法院的保护。而事实上,尽管韩国法院对涉案专利纠纷进行了审理和判决,但作出的判决也确实出现了无法实行的情况,致使该韩国企业只能通过在中国再次提起诉讼的方式维护自己的权益,因此专利转让协议中管辖权的约定中关于中国专利的部分无效。

      三、结论

      1、对于在中国国家常识产权局申请的专利而言,如果当事人与权利人(或申请人)签署转让合同,应当明确地列明专利号(或申请号),以便在中国国家常识产权局完成权利转让手续。

      2、在专利号(或申请号)未列明的情况下,有关专利转让合同纠纷的协议管辖,由于专利注册管理的地域性,只能约定由中国法院管辖,约定由外国法院管辖应该是无效的(否则,即使做出判决也无法实行)。与此相类似的,注册商标权的转让合同的协议管辖,也应当遵从这样的原则。

      四、建议

      上文中,笔者关于中国专利的转让合同中由外国法院管辖的约定无效的结论,乃是由立法原意所推导出来,并非法律的直接规定。因此,笔者建议,在将来修改民事诉讼法时,可将第二百六十六条修改为:“属于中华人民共和国法院专属管辖的案件,或者如果约定由外国法院管辖将导致该外国法院的判决或裁定在中国得不到实行的,当事人不得协议选择外国法院管辖,但协议选择仲裁的除外。”

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