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涉外商标保护之商标检索的意义和现状

发布时间:2018-02-02
  •   编辑:杜燕霞

      在国外进行商标注册,是否需要提前进行检索呢?不少企业有这样的困惑。首先,检索的成本太高,国外律师的检索费和提交一件注册申请的代理费差不多。其次,对于企业的核心商标而言,哪怕检索出在先商标,也必须申请,从而认为商标检索的意义不大。于是,不少企业选择了直接提交注册申请,等待官方的审查结果。既然如此,那么商标检索是否真的有必要呢?

      在讨论检索的意义前,大家首先要明确下什么是商标检索。商标检索,通常也称为商标查询,是指在商标注册申请前,对商标注册和使用进行的可行性的评估。有过商标注册经历的企业都明白,商标是有门槛的,需要满足显著性、区分性(足以与其他在先商标区分开来,排除致使在来源混淆的可能性)等要求,因此在选择某个标识作为商标之前,需要对其是否满足商标基本要求、能否注册成功、可否投放市场进行评估。这一评估过程,便是本文旨在讨论的商标检索。

      既然商标检索是评估商标注册和使用的可行性的,那么商标检索结果揭示的,就是商标注册和使用的风险,即商标注册不能的风险和使用不能的风险。字面来讲,注册不能的风险是指商标存在驳回风险、异议风险等,可能致使商标无法成功注册。使用不能的风险是指,商标无法投入使用,或者一旦使用则存在侵犯他人合法权利的风险。在法律上,由于不同国家对商标注册要件进行了不同的规定,因此注册风险在不同国家体现出不同特征。例如,在中国、日本、韩国等有在先权利审查的国家,审查员有权引证在先商标来驳回在后申请,那么商标注册风险既可能来自商标显著性问题,又可能存在在先注册/申请商标的障碍。而在欧盟以及欧盟多数成员国内,由于审查员不会依职权进行在先权利审查,因此若商标通过绝对理由审查后,公告期内无人异议的,则商标可以核准注册。因此,在这些国家中,注册风险来自于商标的显著性要求和第三方的异议。第三方是否会提出异议,则与该企业市场经营情况、商标使用现状、以及商标保护策略密切相关。整体而言,由于不少商标是防御注册的,或者并未投入使用的,因此商标异议的可能性是远低于审查员驳回的可能性的。同样的,使用风险也因为各国不同法律制度的不同而有较大差异。例如,美国、加拿大等商标权源于使用的国家,哪怕使用注册商标,也可能会侵犯他人未注册的、因在先使用而产生的商标权。由于各国商标法律制度直接决定了商标注册和使用的风险,那么这种风险评估就需要结合着各国商标法律制度来进行,商标检索的对象和范围是有所差异的。换句话说,不同法律制度下,商标风险的来源是不同的。因此,用国内标准,或者同一标准去判断商标的风险,显然是不合理的。

      风险管理是企业管理非常重要的课题,那么企业是否可以承受商标不进行检索的风险呢?大家需要看看不进行商标检索而带来的后果。首先,商标注册不能的不利后果是企业投入了时间和费用,但最终未能成功注册商标。由于这些基本上是经济上的指标,而不同企业的在经济上的承受力是不同的,因此很难得出一个确定的结论。其次,使用不能的不利后果是商标虽得以注册,但不能使用,或者一旦使用即侵犯他人权利。商标侵权责任中,除了停止使用外,还有消除影响,赔偿损失等。无论对于各种规模的企业而言,这种后果都是不容忽视的。因为除了经济损失外,还将破坏企业经过长期努力、精心积累的商誉。

      虽然,不同企业对于风险承受能力有较大的差异,但从企业经营决策角度而言,每件商标的选择、设计、启用都是资源投入,也是创意者宝贵的劳动成果,商标顺利注册是企业有序经营的有力保障。此外,避免侵权、避免资源闲置和浪费,也是企业良好经营的诉求。因此,对于企业而言,申请前进行商标检索的必要性不言而喻。

      其实,商标检索,除了可以排查注册不能和使用不能的风险外,还有一些很重要、但却常被忽视的作用。例如,商标检索报告可以证明在后商标注册人的主观善意,因为检索可以证明其对他人的在先商标尽到了必要的注意义务,特别是在没有相对理由审查的国家中,此意义尤为重要。此外,商标检索可以使得申请人在尽早获得注册/使用障碍后获得解决问题的先机。部分国家的审查周期非常长,例如巴西、委内瑞拉等国家,若申请后2-3年才发现有在先商标,那么还将花费更长的时间来清除权利障碍。同时,值得注意的是,这些在先商标可能已经经过了可以争议的时间限制。

      事实上,越来越多的企业重视起商标检索。根据笔者经历,企业进行商标检索的比例在逐年提升。以笔者企业代理的案件来看,2015年查询比例是11.3%,2016年为12.5%,2017年已经提升至15%。商标注册前进行检索,已成为一种趋势。

      既然商标检索的意义重大,那么是否有办法有效降低检索成本呢?商标检索成本分为两部分,一部分是数据库的费用,另一部分是律师或代理人提供法律意见的费用。就前者而言,目前不少国家和国际性组织正在致力于此。例如,世界常识产权组织国际局开发的http://www.wipo.int/branddb/en和欧洲常识产权组织的https://www.tmdn.org/tmview/welcome,他们旨在通过汇总各国数据库来提供“一站式”查询服务。这些数据库都是免费开放的,因此数据库的成本已经逐渐在降低。另一方面,随着竞争压力,各国代理律师和代理人的服务费用也在逐步的压缩,提供专业但收费合理的法律服务成为一种必然。

      商标检索的重要性在日益凸显,相信越来越多的中国企业会使用这种利器,为民族品牌的振兴之路铺平道路。

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