专利无效代理工作刍议

发布时间:2011-12-28 浏览次数:259 返回
  一、问题的提出
  无效宣告程序是根据专利法第四十五条规定的内容设置的,即任何单位或者个人认为专利局对某项专利权的授予不符合专利法规定的,可以依照专利法第四十五条的规定向专利复审委员会提出宣告该专利权无效的请求,由此而启动的法律程序就叫专利权无效宣告请求审查程序,简称无效宣告程序。
 
  设置无效宣告程序的目的主要体现为以下两个方面:
  1、有利于纠正不符合专利法的专利申请被批准的现象。
  由于专利权作为一种常识产权,属于无形财产权,对这种财产权及其归属的确认比有形财产要复杂的多,它需要经过一系列的法律程序。因此,根据这种财产权特点以及法律规定的程序,经专利局审查授予专利权只是推定财产权的成立及其归属,但是,在审批专利申请的过程中,由于一些主、客观因素的影响,难免出现少数不符合专利法规定的专利申请被批准为专利的情况,因此设置无效程序的目的就是向社会及公众尤其是向那些与该专利权有直接利害关系的人们提供了一个请求取消该专利权的机会,有利于纠正不符合专利法的专利申请被批准为专利的现象。
  2、有利于维护社会和公众的合法权益。
  专利权是一种对发明创造享有的专用权,具有独占性和排他性,对符合专利法规定的专利申请授予的专利权,是专利权人因对社会作出贡献而依法应当享有的权益;相反,若一件专利权的授予不符合专利法的规定,则是对社会和公众应有权益的不合理限制和侵害。因此,设置无效宣告程序来取消这些已具有法律效力的财产权的确认,有利于维护社会和公众的合法权益。
  由于专利无效涉及的法律问题和技术问题复杂,因此无论专利权人或者请求人凭自身常识很难很好的应对繁杂的无效宣告程序,聘请律师或者专利代理人代为参加无效宣告程序成为普遍现象。现在的专利无效代理市场,鱼目混杂,很多无律师资格或者无专利代理人资格的人混在其中,代理质量不高,直接损害了当事人的利益,因此。作为代应当事人从事无效宣告程序的律师或者代理人来讲,如何更好的为当事人服务是本文需要探讨的问题。
 
  二、代理无效宣告请求人准备阶段的代理工作
  当无效宣告请求人委托代理人向专利复审委员会提出无效宣告请求时,作为代理人在准备阶段应做好以下工作:
  1、确认是否有资格接受委托
  根据专利代理条例及其他相关法律规定,代理人不得就同一内容的事务接受有利害关系的其他委托人的委托;因此,代理人在接受委托之前应确定所在代理机构是否是本专利申请的代理机构,如果是本专利申请的代理机构,应告知请求人委托其他代理机构代理。如无上述情况,则可以接受委托进行代理工作。此时需要签定委托合同,填写委托书,委托合同里需要写明双方的权利和义务,例如代理交纳请求费用、答辩以及开庭等,委托书应写明委托权限。
  2、弄清提出无效宣告请求的目的
  请求人提出无效宣告请求往往会有自己的目的,从实践来看,提出无效宣告请求的情况主要有因侵权而提起反诉、因和请求人的在先专利相同或近似、因技术转让而引起的等几种情况;针对不同的情况,代理人要帮助请求人确定相应的策略。
  对于侵权反诉,无效宣告请求不一定以争取专利权全部无效为目的,只要通过无效宣告请求使请求人的产品不在落入专利权的保护范围,既使不能将专利权无效掉也是成功的。因此,在此情况下代理人应帮助请求人分析其产品或方法与该专利的区别,然后决定寻找证据确定是提出全部无效还是部分无效。另外,根据相关司法说明,在答辩期内提出无效还可以起到中止诉讼的效果;所以,代理人接到请求人的案件后一定要注意时限问题。
  对于相近似的专利,代理人首先需分析要宣告专利和请求人专利的异同,对于那种做出实质性改进的专利一般不适宜提无效宣告请求。对于那些没有做出实质性改进的,才有必要提出无效宣告请求。
  因技术转让而引起的无效,一般在无效中占的比例较小,一般要根据专利本身是否具有实质性缺陷或者转让合同上的问题采取不同的对策。
  3、无效宣告的理由确定
  无效宣告的理由是法定的,即提出无效宣告请求一定要符合专利法实施细则第65条规定的法定理由。
  无效宣告的理由主要包括以下内容:被授予的专利的发明创造不符合专利法第二条、第二十一条第一款、第二十二条、第二十三条、第二十六第三款、第四款、第二十七条第二款、第三十三条或者专利法实施细则第二十条第二款、第四十三条第一款的规定,或者属于专利法第五条、第二十五条的规定,或者依照专利法第九条规定不能取得专利权。
  代理人要根据委托案件的具体情况帮助请求人依法确定合适的无效宣告请求的理由。从理论上讲,只要本专利具备上述任一理由都可以将其宣告无效,但实际上来讲,一般要根据证据选用最有效的理由提出无效宣告请求。在无效程序中,使用最多的理由是发明和实用新型缺乏新颖性和创造性,外观设计与现有技术相同和相近似,而且其成功率也较高,因此,代理人应当优先考虑上述无效宣告请求的理由。在提出无效宣告请求时一般要同时提出缺乏新颖性和创造性为好,因为评介新颖性是用一篇对比文件进行对比,而评介创造性则可以使用两篇或两篇以上的对比文件,同时可以结合公知常识进行对比,因此,采用创造性的理由争议的范围较大,容易将争议专利无效掉,尤其是对有多项从属权利要求的专利,同时提出两个理由较稳妥。
  其他的无效宣告理由要根据具体情况来确定是否采用,随着申请文件质量的提高,采用其他的理由越来越难以取得较好的效果,往往徒劳无功,所以在没有确定的根据之时要慎重使用其他的无效理由。
  在无效请求提出时罗列一大堆无效理由也是不可取的,如果涉及多个理由,而每个理由都不充分的情况是不可能取得无效成功的,而且在无效宣告请求提出后会有一个月的时间增加新理由和新证据,所以代理人要抓住一个主攻方向,利用充分的证据,才有可能取得成功。
  4、确定无效宣告请求的证据
  对于无效宣告请求,必须要有足够的充分的证据来支撑无效宣告请求的理由,只有在有充分证据的情况下才能够取得无效宣告请求的成功;代理人在接受委托时,首先要研究请求人的证据,如果证据不充分,要根据自身的办案经验帮助请求人采取措施,尽可能的在一个月内补充新的证据。
  证据一般分为使用公开即公知公用和出版物公开两种。对于不同的证据,判断是否足够的标准不同。对于使用公开的证据,一定要能够证明专利产品或者方法在申请日前已为公众所知才算充分,这就要求证据能够证明:与该专利的主题或者实质内容相同的内容在申请日前被公开,而且这种公开能够被公众得知。这就需要证据能够证明“何时、何地、何人、以何方式、公开了何物或何方法”五个方面的内容,而且证据与证据之间要形成一个完整的证据链,否则,往往会因证据不足而导致无效宣告请求的失败。例如: 要证明产品在申请日前已经公开,需要提供销售发票的证据;但是由于销售发票不能反映产品的结构和形状,人们仅依据发票不能得知产品为何物,因此,只有销售发票往往不能证明产品在申请日前已经公开,还要补充提供证明产品已经公开的其他佐证,在此情况下,代理人要告知请求人应该取得哪些证据才充分,同时要协助请求人进行取证工作。
  对于出版物公开的证据,应从新颖性和创造性角度仔细分析该证据能否构成否定该专利的对比文件,如果不足以否定该专利,就要再进行检索工作,以寻求更合适的对比文件。专利检索分为专利文献的检索和非专利文献的检索,必要时可以委托专利局检索部门代检。需要注意的是,否定新颖性一般只能是一篇对比文献,这就要求一篇对比文献要全面覆盖该专利的所有技术特征,既使不能覆盖的特征也应该是公知常识才可以;否定创造性可以结合多篇对比文献(最好是两篇)进行对比,只要两篇对比文献能够教导出本领域的技术人员通过阅读对比文献能够得到该专利技术方案就算足够了。
  另外一点,代理人要尽可能的在提出请求前去查阅一下该专利的申请档案,因为通过查阅档案材料,有时可以找到无效掉该专利的证据的,至少可以了解该专利的基本情况,做到心中有数。
 
  三、专利权无效宣告请求请求阶段或者答复阶段的代理工作
  根据专利法实施细则的要求,无效宣告请求应当以书面形式提出。专利法实施细则第六十五条规定,请求宣告专利权无效或者部分无效的,应当向专利复审委员会提交专利权无效宣告请求书和必要的证据一式两份,无效宣告请求书应当结合提交的所有证据,具体说明无效宣告请求的理由,并指明每项理由所依据的证据。因此代理人在撰写无效宣告请求书时应当十分的重视。提出无效请求都是使用专利局统一的表格,所以理由部分都在表格里填写,最重要的是结合证据对无效理由的论述部分,这一部分的撰写要注意以下几点:
  1、结合证据把无效的理由论述充分
  在论述时一定要做到以事实为依据,以法律为准绳,具体论述该发明创造不应授予专利权的理由,切记不可将证据和理由简单的罗列,而不指明每个理由所依据的证据,也不能只说明依据的证据而不讲明为什么依据所提交的证据能够将该权利宣告无效。
  2、无效宣告的理由应当得到证据的支撑
  代理人首先要对证据进行判断,然后根据证据确定恰当的理由,并围绕理由进行论述。例如证据为申请日前提出的申请而在申请日后公开的和该专利相同的对比文件,这时要针对不同的专利无效请求选择不同的理由。对发明或者实用新型专利,要依据专利法第二十二条的规定,对于外观设计专利,则要依据专利法第二十三条的规定。代理人还要根据理由确定所要使用的证据,例如不能将上述申请日前提出的申请而在申请日后公开的对比文件作为评介创造性的对比文件使用。
  3、论述时要抓住关键和要害
  代理人在论述时一定要抓住关键和要害,有针对性的进行分析和论述,条理清楚,逻辑性强;切  不可花大量篇幅论述和无效理由无关的内容。
 
  作为无效宣告请求被请求人的代理人,在接受委托后首先应该作好针对请求人请求的答辩工作。答辩工作的好坏有时能够直接影响最后的结果,尤其是不开庭口审的情况下,答辩的好坏决定到一个案子的胜负;所以代理人一定要重视答辩工作;还要注意专利复审委员会指定的答辩期限,一定要在答辩期限内提交答辩意见,否则将被复审委员会视为放弃答辩权利。
撰写答辩意见时需注意以下几点:
  1、首先看对方的理由是否是法定理由
  因为无效宣告请求的理由是法定的,如果对方请求的理由不属于法定的理由,只要在答辩意见陈述书中指明不属于法定理由即可,不必长篇大论。
  2、看对方支撑其理由的证据是否成立
  复审委员会主要是根据请求人提出的理由结合事实和证据来判断无效宣告的理由是否成立,因此分析对方的证据是否支撑理由是很重要的,代理人在写意见陈述书时一定要围绕对方提出的理由和证据来展开论述;对其提出的理由要逐条反驳;对其举证的证据首先要从证据的可采性上分析,如果是不具有可采性的证据,指明即可,不必进行驳斥。对于具有可采性的证据,首先看是否支撑其所提出的理由,如不支撑,也采取指明即可的答辩策略;对于支撑其所提出的理由的,要认真分析其证据的不足。例如针对对方提出的使本专利丧失新颖性和创造性的公开出版物证据,要从技术角度分析其证据怎样不破坏本专利的新颖性和创造性;对于在先公开证据,要从证据链角度分析,其证据还有那些方面不能形成证据链,即不能形成公开的事实。
  3、答辩的意见陈述书要条理清楚、合乎逻辑
  答辩意见陈述书要围绕反驳对方的无效宣告理由,要有针对性的对其所提出的理由进行反驳,要作到条理清楚、合乎逻辑,使论述具有说明力;例如论述本专利具有新颖性,要结合对比文件,具体指明哪些技术特征是没有被对比文件所覆盖的,也就是要论证本专利和对比文件是不相同的,从而得出本专利具有新颖性的结论。
  4、对提出的反证要论述举出反证需要证明的对象
  根据谁主张谁举证的原则,一般举证的主要责任在请求方,为了使反驳对方无效请求的理由更具有说服力,往往要提出反证,在能够提出反证证明对方的证据不成立或有瑕疵时,一定要积极的举证,同时结合提出的反证论述反证所要证明的对象,即通过反证证明对方的证据不成立,使对方的请求理由失去证据的支撑,这样可以获得对己方有利的结果。
  5、答辩中适当的引用过去复审委员会针对相同或近似案例的决定书里的观点
  过去复审委员会针对相同或近似案例的决定书里的观点虽然不具有法定的效力,但是能够代表专利复审委员会在审查案件时的判断原则和标准,其中的观点和结论对审查员具有很重要的参考作用,引用的好,可以达到事半功倍的效果。
  6、陈述意见要抓住重点,具体论述理由要严谨、周全
  陈述意见时要紧扣无效宣告请求理由是否成立进行论述,不必在论述中去争论对本案的结果没有什么影响的枝节问题及证据;在论述中要考虑周全,不要顾此失彼,出现漏洞,在论述中出现的漏洞或失误有可能被对方抓住把柄而导致失败的结局;例如为了说明本专利是自己的发明而举证在申请日前就生产或者销售的事实,反而被对方抓住本专利不具有新颖性的证据,导致本专利被宣告无效;这已经有先例了,所以代理人切记不要犯类似错误。
 
  四、在无效宣告请求程序口头审理中的代理工作
  口头审理是无效宣告程序中很重要的阶段,一般经过口头审理后专利复审委员会会很快作出无效宣告决定,有时也会当庭宣布决定,所以,代理人能否作好口头审理工作至关重要。
  代理人在口头审理前要作好充分的准备,以便能在口头审理时作到成竹在胸,有的放矢。
  代理人在口头审理前要对所有的理由和证据进行详尽的整理,最好是准备一份口头审理纲要和一份代理词;口头审理纲要的内容要能全面的论述无效宣告请求的理由或者反对对方的无效宣告请求的理由,针对焦点问题论述要详细。代理词主要是结合事实、证据、法律条文发表对此案的观点,以期得到合议组的认可。口头审理纲要要简明、条理清楚,具有说服力;如果当事人和技术人员要出庭参加口头审理,代理人还要在口头审理前帮助当事人和技术人员作好开庭前的准备工作,主要是告知当事人在开庭口审中发言时需要注意的问题,以免因没有经验被对方抓住漏洞。此外,还要作好书证、物证、人证或现场演示的准备工作;在开庭前最好将口头审理回执寄回专利复审委员会,以便合议组事先做好开庭的准备。
  在口头审理中,最重要的就是审理调查和辩论两个阶段,代理人在这两个阶段需要注意以下几点:
  1、审理调查时一定仔细核对对方的证据,发现瑕疵要马上指出,比如提交的是书证的复印件时要指明其证据在形式上不符合要求,直接否定其证据的证明作用;比如对方提交的两张发票上的日期和发票号是否相矛盾等;通过否定对方的证据可以直接使对方的理由失去证据的支撑,达到不战而胜的目的。
  2、口头审理辩论阶段要集中精力,全神贯注,认真听取对方的意见陈述,必要时要作记录,理清对方发言的思路和逻辑,以便答辩时有针对性;同时要注意对方发言中的薄弱环节和漏洞,在对方发言后经过合议组同意作出反驳;反驳时要以事实为依据,以法律为准绳,陈述要清晰,明确,以引起合议组对此问题的注意。
  3、在辩论中涉及法律方面的问题,以代理人为主进行发言,涉及技术问题,与当事人商议一下在进行回答;如果当事人能够在技术问题上讲的更透彻,要由当事人回答,代理人再从法律角度进行补充。
  4、在回答合议组及对方代理人提出的问题时,需要考虑合议组或者对方询问的目的,慎重考虑后再作回答,切记仓促回答;因为同样的事实回答问题的好坏可能造成不同的结果。
  5、针对出现意料不到的情况时要沉着,例如对方举出有说服力的被合议组接收的新证据时,不要急于回答,可以请求合议组给予一定的时间进行考虑或者给出时间举反证,在答复时间上要保留一定余地。
  6、在辩论中要主动,抓住对方的缺陷进行攻击,要使对方被动的围绕已方的观点进行辩论,不要落入对方的思路中去,从而出现对己方有利的辩论形式。
  7、在争辩中,双方应敬重事实,千万不可强词夺理,说过头话;言过其实反而会给人产生理屈词穷的感觉。在辩论中更不可进行人身攻击、漫骂与恐吓,这样只会起到相反的效果;也会被合议组制止发言。
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