如何认定知名商品特有名称以及如何解决知名商品特有名称与注册商标冲突

发布时间:2007-05-23 浏览次数:295 返回
案情摘要
原告:泸州千年酒业有限企业
         四川诸葛亮酒业有限企业
         四川诸葛酿酒有限企业
(上述三原告代理人:北京市必发888官网进入律师事务所)
被告:四川江口醇(集团)有限企业
         周文
         言德权
 
        1999年6月18日,武汉同和实业有限企业向国家工商行政管理总局商标局(以下简称“商标局”)申请了“诸葛亮”商标。2000年12月21日,该商标获准注册,注册号为第1494413号,核定使用商品为第33类的“酒精饮料”等。
        2002年6月,武汉同和实业有限企业将第1494413号“诸葛亮”商标转让给了原告。受让“诸葛亮”商标后,原告为推广“诸葛亮”品牌,在有关报纸、杂志上进行了广泛的广告宣传,并赞助了新丝路模特大赛,因此原告的“诸葛亮”商标在相关公众具有了一定的知名度。
        被告前身企业平昌县酒厂1999年4月开始构思“诸葛酿”,6月开始使用“诸葛酿”标识。2001年12月27日,被告前身企业平昌县酒厂向商标局申请了“诸葛酿”商标,2002年8月22日,商标局以“诸葛酿”与武汉同和实业有限企业在先注册的“诸葛亮”近似为由驳回了“诸葛酿”商标的申请。被告获知这一情况后,非但没有停止使用行为,而且还在不断扩大使用的范围。2002年12月,被告的“诸葛酿”被广州酒类行业协会、《信息时报》评为“2002深受广州市民欢迎的白酒类品牌”、以及“2002年深受广州市民欢迎的酒类评选活动十大新锐酒品”。2003年,四川省工商行政管理局认定被告的“诸葛酿”为知名商品的特有名称。
        2004年底开始,有效制止侵犯“诸葛亮”注册商标专用权的不法行为,原告不断通过司法、行政等途径维护自身合法权益。其中2004年深圳市中级人民法院判决认定另外一家酒厂在白酒上使用“诸葛酿”侵犯了原告“诸葛亮”注册商标专用权;2005年商标局也在另外一家酒厂使用“诸葛酿”的个案中批复认定“诸葛亮”和“诸葛酿”构成近似,构成侵权。由于被告在所有使用“诸葛酿”企业中是规模最大的一家。也是侵权程度最深的一家。为此,原告决定诉诸法律。
 
法院审理
        2004年9月,原告以侵犯注册商标专用权为由将被告诉至湖南省长沙市中级人民法院。在举证期限截止日,被告针对原告提出了反诉。被告在反诉中要求湖南省长沙市中级人民法院认定原告在白酒上使用的“诸葛亮”侵犯了被告的“诸葛酿”知名商品特有名称,构成了不正当竞争。
        2005年4月,湖南省长沙市中级人民法院公开审理了此案件。庭审中,原告和被告围绕以下问题进行充分的辩论(1)被告的“诸葛酿”是否已构成了知名商品特有名称;(2)被告使用“诸葛酿”是否会造成相关公众的混淆、误认,即被告的行为是否侵犯了原告“诸葛亮”注册商标专用权;(3)原告使用“诸葛亮”是否侵犯了被告“诸葛酿”知名商品特有名称,构成不正当竞争。
        湖南省长沙市中级人民法院经过审理于2006年4月就该案作出判决。湖南省长沙市中级人民法院判决认定由于原告的酒产品使用“诸葛亮”注册商标之前,被告的“诸葛酿酒”已有较高的知名度,相关公众不会将“诸葛酿酒”误认为“诸葛亮”酒。虽然“诸葛酿”与“诸葛亮”可以视为近似,但并不会使相关公众混淆“诸葛酿酒”与“诸葛亮”注册商标。因此三原告要求判令被告马上停止商标侵权行为,并判令被告赔偿原告经济损失五十万元的诉讼请求,本院予以支撑。被告以“诸葛酿”知名商品特有的名称权抗辩商标专用权,因我国商标制度对注册商标予以强制保护,原告“诸葛亮”商标核准注册时,被告所经营“诸葛酿酒”尚不能认定知名商品,故不能对抗商标专用权。其救济途径只能是请求商标评审委员会撤销该注册商标。被告提出的原告的行为不仅违反民法通则所规定的诚实信用原则、更构成了反不正当竞争法所禁止的不正当竞争行为的反诉理由不能成立,其要求判定原告生产、销售“诸葛亮”酒的行为侵犯被告“诸葛酿”知名商品特有名称权的行为是不正当竞争行为,并要求判令原告停止侵权、赔偿被告经济损失100万元的反诉请求,本院不予支撑。最后湖南省长沙市中级人民法院判决驳回原告的诉讼请求,同时驳回被告的反诉请求。
 
案件评析
        一、知名商品特有名称的认定的依据
        知名商品特有名称,顾名思义是首先应当是“知名”的商品,其次是“特有”的名称。
1995年7月6日,《关于禁止仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢的不正当竞争行为的若干规定》以行政规章的形式将《反不正当竞争法》第五条第(二)项规定的“知名商品特有名称”逐一细化。其中《关于禁止仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢的不正当竞争行为的若干规定》第三条规定:本规定所称知名商品,是指在市场上具有一定知名度,为相关公众所知悉的商品。本规定所称特有,是指商品名称、包装、装潢非为相关商品所通用,并具有显著的区别性特征。本规定所称知名商品特有的名称,是指知名商品独有的与通用名称有显著区别的商品名称。但该名称已经作为商标注册的除外。
        根据《反不正当竞争法》、《关于禁止仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢的不正当竞争行为的若干规定》以及已决的案例,上诉人认为知名商品特有名称的形成应当满足以下条件:
        1、在先使用事实
        在先使用涉及三个方面的问题:第一是使用在先,第二是在先的使用应当是具体的、商业性的,第三是在先的使用是持续性的。以下针对以上三点,逐一说明。
        第一、使用在先。知名商品特有名称首先是基于“使用”而产生,因此使用的事实应当成为判断“知名商品特有名称”的重要要件。假设同一商品上的相同商品名称分别为两个不同的人使用,则在先使用人对商品名称的使用一旦形成“知名商品特有名称”,则在先使用人可以排除在后使用人对该商品名称的使用。
        第二、在先的使用应当是具体的、商业性的。实践中,经常有在先使用人以其对商品名称的所谓“构思”、“策划”作为在先使用证据。事实上,关于什么是“商品名称的在先使用”可以参考《商标法实施条例》第三条的有关规定进行认定。其中《商标法实施条例》第三条规定:“商标法和本条例所称商标的使用,包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”
        如果商品名称的在先使用不符合上述关于商业性使用标准,则即使商品名称使用在先,也不会产生法律意义上的所谓“知名商品特有名称”。因此实践中所谓的关于商品名称形成的“构思”、“策划”仅仅表明在先使用人主观上具有使用的“意图”,而这种“意图”是否已为具体的、商业性的使用所践行,并不知晓。或者说,这种“构思”、“ 策划”不具有公示性,不为公众所知晓。
        第三、在先的使用是持续性的。所谓“持续性”表明了两个层面的意义。其一是指在先的商业性使用不是呈现为点状,或者断断续续,而属于持续的过程;其二是指这种持续性商业使用表明了在先使用人意图将此“商品名称”作大作强的愿望。因此,惟有对“商品名称”持续性的商业使用,则商品名称才有可能被相关公众认可,成为“知名商品”,进一步具备“特有”之功能。
        2、在有关市场领域中属于“知名”商品
        此处的“知名”是指商品名称由于在先使用(商业性使用和持续性使用)而已为相关公众逐渐知晓,也就是通常所说的“具有一定影响力”。知名商品特有名称之所以受到法律保护,是因为在先使用人对商品名称进行广泛宣传和长期使用,并且该商品名称已与在先使用人建立了一一对应关系。这一点和注册商标有重大的区别,即是否知名是考察可否成为“知名商品特有名称”权利的重要前提,而注册商标权利的形成无须该商标是否已具有知名度,“知名”与否仅在注册商标侵权判断过程中具有法律意义。
      在考察“知名商品特有名称”时,之所以要考虑“知名”的因素,是因为以下原因:
      其一、我国坚持“商标注册制度”,并且这是我国商业标识法律体系的根本。实践中,居于主流地位的是大量的已注册的商标,而非知名商品特有名称。如果对“知名商品特有名称”的形成不附加“知名”的条件,假设任何一个商品名称仅通过使用即可形成一项权利,则此制度会根本替代《商标法》所具有的制度体系。
      其二、尽管我国坚持“商标注册制度”,但并不排除在某些情况下,一些商品名称因种种原因未予注册,但却在事实上因为使用和宣传而形成了“知名度”,并且这种状态已为相关公众所接受,并构成正当市场的一部分。如使用于餐饮服务业的“小肥羊”知名商品(服务)特有名称。依此,大家可以推理出之所以需要通过立法保护知名商品名称,是因为对于在先使用人对使用和宣传“商品名称”所付出的努力的敬重。从经济角度讲,毕竟在先使用人为“商品名称”的推广已付出了金钱的投入,而基于这种投入所正当换取的商品名称被知晓的客观事实应当为社会公众所认可,并为法律所保护。
      2004年11月,最高人民法院向社会公布的《关于审理不正当竞争民事案件适用法律若干问题的意见》(讨论稿)第二条:“知名商品”是指在市场上具有一定知名度,为相关公众所知悉的商品。商品名称是否知名属于事实问题,应当依据有关条件认定。人民法院在认定知名商品时,通常应当考虑相关公众对该商品的知晓程度,已在市场上销售的时间长短和市场占有率,以广告或者其他方式宣传该商品的资金投入、持续时间、程度和地理范围,该商品在权威性评奖评优中获奖记录等因素进行综合判断。
      《关于审理不正当竞争民事案件适用法律若干问题的意见》(讨论稿)第三条:知名商品原则上应当在全国市场范围内知名,对知名商品的保护,应当有利于建立全国交易顺畅、平等竞争的统一的大市场。商品在国外知名,但是在国内并不知名的,在国内使用与该商品的名称、包装、装潢相同或者相近似的名称、包装、装潢的,一般不应认定构成不正当竞争。没有进入国内市场的商品,一般可以认定为未知名商品。
      最高人民法院在此意见稿中涉及了两个重要的问题,第一是“知名商品”的认定标准,对此上诉人认同最高人民法院在此意见稿中所列举的标准。第二个问题是“有关市场领域”的认定。最高人民法院在此意见稿中建议使用“在全国市场范围内知名”的用语,并在此意见稿中建议引入“知名商品的地域性”这样一个概念,即在国外即使构成了“知名商品特有名称”,则在中国也未予认可,除非该“商品名称”在中国境内也形成“知名的特有名称”。
      2006年6月,国际商标协会针对此意见稿提出了若干建议。其中针对“知名商品”认定标准,国际商标协会建议:知名商品保护的要素在于商品的名气、以及其名称、包装和装潢的独特性等。国际商标协会同意此意见中第一条的说明,即,在认定“知名商品”时,可使用类似于认定驰名商标的标准。
同时国际商标协会认为此意见中“知名商品原则上应当在全国市场范围内知名”一句应被删除,“区域”是构成市场的重要元素。因此,在公平司法审讯与不正当竞争有关的纠纷时,应充分考虑到市场的区域特性。由于中国国内的经济发展方向因地区而异,消费者对品牌的认知以及对不同产品和服务的喜好,在各城市如北京、上海、广州、太原等,也会大有不同。在定义“特定市场范围内的相关公众”,以便认定“知名商品”时,应实际考虑这些区域上的分歧。
      事实上,“知名商品特有名称”的认定可以参照“驰名商标”认定的诸要件进行判断,当然不必要达到驰名商标的标准。另外,关于“有关特定市场”,最高人民法院在意见稿中提出的“在全国市场范围内知名”的概念是准确的,尽管国际商标协会提出中国国内经济发展因各地而具有差异,但这不应当成为放弃使用“在全国市场范围知名”这一用语的理由。如果在“知名商品特有名称”认定中使用“局部市场”的描述,如使用在北京、上海或者使用在华北、华南地区具有一定知名度的概念,则在中国市场南端和北端、东端和西端会很有可能存在两个知名商品特有名称的情况,显然此情况与“建立全国交易顺畅、平等竞争的统一的大市场”的原则相违背。
      3、不得侵犯他人在先合法权利
      《商标法》第三十一条规定:申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标。
      其实,不仅仅是商标权,任何权利的产生均不应当与他人在先、合法的权利相冲突。尤其在民商事领域,某一项权利的形成更应当遵循“诚实信用”原则,敬重已有的法律制度,敬重已存的客观事实。根据以上法理原则,申请商标注册应当敬重在先合法的权利,至少应当注意避免与他人在先权利相冲突。同理,尽管“商品名称”与注册商标有所不同,但二者在指示商品或者服务来源方面则具有相同的功能。因此和商标注册不得侵犯他人在先合法权利一样,知名商品特有名称的形成也应当不得与他人在先合法权利相冲突。《商标法》第三十一条规定的“在先权利”具体包括在先的著作权、外观设计专利权、商号、肖像权、注册商标以及知名商品特有名称权等。申请商标注册时不应与上述权利冲突,同样知名商品特有名称形成时也不应与上述权利相冲突,或者说上述各个权利形成时均不得与在先的权利相冲突。
      因此,知名商品特有名称形成时不得与他人在先合法权利作为知名商品特有名称形成时重要的考虑因素。实践中,商品名称使用人经常以自己的“商品名称”在先使用,并形成了一定知名度而主张“知名商品特有名称权利”,但往往忽略了这种“知名商品特有名称权”的形成是否与在先合法权利相冲突,是否具备合乎法律的基础。由于常识产权的无形性,权利人对权利的行使不象物权人对物的支配直观、可视,因此在常识产权中权利的冲突归于无形,但又无处不在。
      《反不正当竞争法》第五条之(二)项规定:“擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢,或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢,造成和他人的知名商品相混淆,使购买者误认为是该知名商品的”。
      《关于禁止仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢的不正当竞争行为的若干规定》第三条:“本规定所称知名商品,是指在市场上具有一定知名度,为相关公众所知悉的商品”
      《关于禁止仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢的不正当竞争行为的若干规定》第三条:“本规定所称特有,是指商品名称……非为相关商品所通用,并具有显著的区别性特征。”
      《关于禁止仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢的不正当竞争行为的若干规定》第三条:“本规定所称知名商品特有的名称,是指知名商品独有的与通用名称有显著区别的商品名称。”
      《关于禁止仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢的不正当竞争行为的若干规定》第四条:“特有的商品名称……应当依照使用在先的原则予以认定。”
      2005年,最高人民法院《关于审理不正当竞争民事纠纷案件适用法律若干问题的说明》(征求意见稿)第一条规定:“反不正当竞争法第五条第(二)项所称“知名商品”,是指在特定市场范围内为相关公众普遍知悉的商品。人民法院在认定知名商品时,通常应当考虑该商品在市场上销售的时间长短、销售区域、销售额和市场占有率,以广告或者其他方式宣传该商品的资金投入、持续时间、程度和地理范围,该商品曾经被行政主管机关或者人民法院认定为知名商品记录等因素进行综合判断。”
      由此可见,在司法实践中,人民法院认定什么是“知名商品”时,一般需要综合考虑该商品在市场上销售的时间长短、销售区域、销售额和市场占有率,以广告或者其他方式宣传该商品的资金投入、持续时间、程度和地理范围,该商品曾经被行政主管机关或者人民法院认定为知名商品记录等因素进行综合判断。结合以上事实,依据有关司法实践,在2000年12月21日之前,被上诉人的证据和实际使用“诸葛酿”的事实,完全不具备构成“知名商品特有名称”的条件。因此说,原审认定被上诉人的“诸葛酿酒”系在先的知名商品特有名称,属于认定事实不清。综上,原审法院在无视“诸葛亮”商标注册之前,“诸葛酿酒”商品名称并未知名,无视“诸葛亮”商标于2000年12月21日注册后产生的排他效力的前提之下,认定被上诉人的“诸葛酿酒”属于知名商品特有名称属于事实严重错误。
 
      二、知名商品特有名称与注册商标冲突的法律解决
      我国商标立法以及司法、行政实务均坚持准强制注册以及保护注册商标专用权的原则。因此,保护注册商标专用权是我国商标法律制度的根基。众所周知,一件商标从申请至获准注册需要经过形式审查、实质审查和异议公告,以及注册公告四个阶段。商标正是经过了上述严谨的审查和公示程序,所以才具有很强的公信力。
      《与贸易有关的常识产权协议》(以下简称TRIPS协议)第十七条规定:“成员可规定商标权的有限例外,诸如对说明性词汇的合理使用之类,只要这种例外顾及了商标所有人及第三方的合法权益。”据此可以得出,商标权应当受到合理的限制,但该条慎重地使用了“……有限例外”的词语,显然是考虑到保护注册商标专用权是大多数坚持商标注册制度国家商标法律制度的根基。而对于在先使用未注册商标的保护仅仅作为个案,或称为例外。只是日本在1991年商标法中有关于在先使用未注册商标法律地位的规定,该法规定“……商标权人也无权禁止在先相同(近似标志)的使用人以不违反公平竞争的方式继续使用其标志,但有权要求该在先使用人:(1)将其使用局限在其原使用范围内;(2)在使用中以明显的方式指示出其商品或服务与商标权人的商品或服务并非同一来源,以防误导公众。”由此可见,即使在日本这样对在先使用未注册商标的保护有一定程度认可的国家,其对这种制度的设立也附加了苛刻的条件。
      结合以上可见,《中华人民共和国商标法》作为保护注册商标基本法律,其对注册商标专用权进行保护的立法旨意是十分明确的,是不可动摇的。
      尽管如此,对于注册商标的保护是否应当设置例外,即是否可以以所谓的在先权利对抗注册商标在司法实践中却也有不同的观点。
      事实上,2005年2月深圳市中级人民法院针对类似案件作出的已生效判决认定有关企业使用的“诸葛酿”与本案中原告的第1494413号“诸葛亮”商标构成近似,属于商标侵权;2005年国家工商行政管理总局商标局针对类似案件的批复及广东省工商行政管理局针对类似案件的处理意见均认定有关企业使用的“诸葛酿”与原告的第1494413号“诸葛亮”商标构成近似,属于商标侵权。以上情况表明,“诸葛酿”知名商品特有名称和“诸葛亮”注册商标作为使用在白酒上的近似商业标识已经形成了权利冲突,但究竟保护谁,更体现了法律制度的价值取向。
      经调查,2001年2月最高人民法院关于“老槽房”商标侵权案的判决结果事实上已以个案形式表达最高司法机关的关于上述权利冲突的法律意见。在“老槽房”案件中,安徽迎驾酒业股份有限企业使用于白酒上的“老糟坊”属于知名商品特有名称,安徽双轮酒业有限责任企业核定使用在白酒上的第1478511号“老槽房”商标为在后注册商标。安徽双轮酒业有限责任企业以安徽迎驾酒业股份有限企业在白酒上使用“老糟坊”侵犯了其第1478511号“老槽房”注册商标专用权诉至安徽省高级人民法院,安徽省高级人民法院认定商标侵权成立。安徽迎驾酒业股份有限企业不服上诉至最高人民法院,最高人民法院在二审判决书中同意安徽省高级人民法院关于我国《商标法》坚持“注册在先原则”,而非“使用在先”原则的观点,并坚定的表达了保护注册商标的态度。将2001年的“老槽房”商标侵权案和2004年的“诸葛酿”商标侵权案比较,可见两个案件涉及的权利冲突完全一致。
      众所周知,同一种客体上不能够存在两种性质相同的排他性权利。这正是造成常识产权权利冲突的最根本原因。在“诸葛酿”商标侵权案件中,这种冲突表现在“诸葛酿”知名商品特有名称与第1494413号“诸葛亮”注册商标近似,使用商品相同,但“诸葛酿”和“诸葛亮”分属不同企业所有。遵照《商标法》确定的“注册在先原则”和“保护商标专用权原则”,以及参考最高人民法院关于“老槽房”商标侵权案的判例,注册商标应当优先被保护。这是由于商标注册制度是我国商标法的根基。如果认为地为商标注册制度设立例外,则无疑为商标注册制度创设的私权附加以不合理的限制,并由于这种限制而产生的负担将不公平地由注册商标权利人承担。所以商标法立法之时和商标侵权司法实践中,当在两种权冲突之时,应当坚定地保护注册商标,抛弃所谓以在先权利对抗注册商标的观点,否则已经确立的法律制度和体系就会瓦解。
      另外,即使从法理上分析,知名商品特有名称是依据《反不正当竞争法》产生的,而第注册商标是依据《商标法》产生。由于《商标法》为特别法,而《反不正当竞争法》为普通法,故根据法律适用原则,在特别法有规定时应优先适用特别法。所以当知名商品特有名称与注册商标发生冲突时,知名商品特有名称应当让位于注册商标。
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